Il marchio

Il marchio ^nota1 consiste nel segno apposto sul prodotto o connesso comunque ai servizi erogati e che vale a porre differenziazione rispetto a beni o servizi prodotti o erogati da altro imprenditore. Esso viene normativamente disciplinato nella sezione I del capo II del codice della proprietà industriale (D. Lgs. 30/05) la cui entrata in vigore ha segnato l'abrogazione del previgente RD 929/42 e del più recente D. Lgs. 480/92 emanato in attuazione della direttiva comunità europea n. 89/104/CEE del 21 dicembre 1988. Al marchio si riferiscono inoltre gli artt. 2569, 2574 cod. civ..
Tradizionalmente si afferma che il marchio debba possedere i requisiti della novità (vale a dire diversità rispetto a marchi già noti relativamente a produzioni dello stesso genere) nonchè della capacità distintiva, cui è connessa l'originalità (Cass. Civ. Sez. I, 21086/05 ). Non può dunque limitarsi ll'indicazione descrittiva del prodotto o a rappresentazioni grafiche indissolubilmente legate alla forma o alla funzione del prodotto ^nota2. Il marchio infine deve essere lecito.
Questi caratteri sono stati oggetto di notevoli specificazioni. L'art. 7 del D. Lgs. 30/05, nel ritagliare la nozione di marchio, precisa che possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente. Più in particolare si può trattare di parole, compresi i nomi di persone, di disegni, di lettere, di cifre, di suoni, della forma del prodotto o della confezione di esso, delle combinazioni o delle tonalità cromatiche. La condizione essenziale è che detti elementi siano idonei a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.
Norma cardine deve essere considerato l'art. 13 D. Lgs.30/05, a mente del quale non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio. Notevole è la deroga prevista dal II comma in riferimento al difetto dell'altro requisito della novità (di cui all'art. 12 D. Lgs. 30/05). Possono infatti costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo. E' chiaro tuttavia che un siffatto marchio decada se "per il fatto dell'attività o dell'inattività del suo titolare, sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o comunque servizio o abbia perduto la sua capacità distintiva" (IV comma art. 13 D. Lgs. 30/05). In tale ultimo caso già si parlava di "volgarizzazione del marchio" (Cass. Civ. Sez. I, 6180/84 ) per alludere al fenomeno dell'acquisizione nel linguaggio comune di un certo marchio non più come segno distintivo dei prodotti provenienti da una certa impresa, bensì addirittura come identificativo di un certo prodotto ^nota3.
Sempre imperniato sul fondamentale concetto della capacità distintiva nonchè dell'originalità è l' art. 9 del D. Lgs. 30/05, il quale esclude la possibilità di registrare i c.d. marchi "di forma", cioè quei segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto. Ancora nel segno dell'esclusione, questa volta giustificata dall'interesse della privacy, del nome e del decoro personale si muovono le prescrizioni dell'art. 8 D. Lgs. 30/05 in tema di utilizzo di ritratti di persone, nomi e segni notori. La possibilità di utilizzare stemmi o altri segni considerati nelle convenzioni internazionali nonchè di quelli che rivestono interesse pubblico è invece contemplata dall'art. 10 D. Lgs. 30/05.
Quanto all'ulteriore requisito della novità, ai sensi dell'art. 12 D. Lgs. 30/05 non sono nuovi, ai sensi dell'art. 7 (che tratta dei segni oggetto di registrazione), i segni che alla data del deposito della domanda:
a) consistano esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;
b) siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da
altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità, ma il terzo preutente ha diritto di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione;
c) siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale, adottato da altri, se a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra l'attività d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o dei suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione;
d) siano identici ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici;
e) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida
rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini,se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni o dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
f) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida
rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi anche non affini, quando il marchio anteriore goda nella Comunità, se comunitario, o nello Stato, di rinomanza e quando l'uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi;
g) siano identici o simili ad un marchio già notoriamente conosciuto ai sensi dell'articolo 6 bis della Convenzione di Unione di Parigi per la proprietà industriale, per prodotti o servizi anche non affini, quando ricorrono le condizioni di cui alla lettera g);
h) nei casi di cui alle lettere d) ed e), non toglie la novità il marchio anteriore che sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta di un marchio collettivo o possa considerarsi decaduto per non uso ai sensi dell'art. 26 al momento della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità.
Allo scopo di poter godere della tutela propria della registrazione il marchio deve infine possedere un ulteriore requisito: quello della liceità.
Di esso tratta l'art. 14 del D. Lgs. 30/05, ai sensi del quale non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa:
a) i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;
b) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza
geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi;
c) i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi.

Note

nota1

Cfr. Vanzetti, Funzione e natura giuridica del marchio, in Riv. dir. comm. e dir. gen. obbl., 1961, pp. 16 e ss. e La nuova legge marchi, Milano, 1993; Guglielmetti, Il marchio. Oggetto e contenuto, Milano, 1968; Sena, Il nuovo diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario, Milano, 1994.
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nota2

V. Di Cataldo, I segni distintivi, in Corso di diritto industriale, a cura di Libertini, Milano, 1985, p. 76.
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nota3

Si veda, p. es. Vanzetti-Di Cataldo, Manuale di diritto industriale, Milano, 1996, p. 230.
^top3

Bibliografia

• DI CATALDO, I segni distintivi, Milano, 1985
• SENA, Il nuovo diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario, Milano, 1994
• SPOLIDORO, Le misure di prevenzione nel diritto industriale, Milano, 1982
• VANZETTI, Funzione e natura giuridica del marchio, Riv.dir.comm. e dir. gen. obbl., 1961
• VANZETTI, La nuova legge marchi, Milano, 1993
• VANZETTI-DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, Milano, 1996

Prassi collegate

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