Nullità del brevetto, conseguenze afferenti alla tutela brevettuale

Le ipotesi di nullità del brevetto sono previste nell'art. 76 D. Lgs. 30/05. Ai sensi della detta disposizione,il brevetto è nullo:
a) se l'invenzione non è brevettabile ai sensi degli artt. 45 , 46 , 48 , 49 , e 50 (in quanto carente del requisito della novità, della liceità, etc.);
b) se, ai sensi dell'art. 51 D. Lgs. 30/05, l'invenzione non è descritta in modo sufficientemente chiaro e completo da consentire a persona esperta di attuarla;
c) se l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale;
d) se il titolare del brevetto non aveva diritto di ottenerlo e l'avente diritto non si sia valso delle facoltà accordategli dall'art. 118 D. Lgs. 30/05.

Se le cause di nullità colpiscono solo parzialmente il brevetto, la relativa sentenza di nullità parziale comporta una corrispondente limitazione del brevetto stesso.

Il III comma dell'art. 76 D. Lgs. 30/05 contiene una peculiare ipotesi di conversione del brevetto. Il brevetto nullo può infatti produrre gli effetti di un diverso brevetto del quale contenga i requisiti di validità e che sarebbe stato voluto dal richiedente, qualora questi ne avesse conosciuto la nullità. La disposizione rieccheggia l'art. 1424 cod. civ. , dettato in tema di contratto. E' tuttavia evidente che il concetto di nullità del brevetto risulta assai diverso rispetto a quello afferente la nullità di un contratto: il vizio non riguarda un atto, bensì pregiudica la tutela che è propria del brevetto.

La domanda di conversione può essere proposta in ogni stato e grado del giudizio. La sentenza che accerta i requisiti per la validità dei diverso brevetto dispone la conversione del brevetto nullo. Il titolare del brevetto convertito, entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di conversione, presenta domanda di correzione del testo del brevetto. L'Ufficio, verificata la corrispondenza del testo alla sentenza, lo rende accessibile al pubblico.

E' opportuno esaminare i problemi cui può dar luogo una sentenza che dichiari la nullità del brevetto che è stato fatto oggetto di un atto di cessione ^nota1. Già la riforma del 1979 aveva contribuito ad eliminare buona parte dei problemi anteriormente sorti in relazione alla pronuncia di una sentenza di nullità emessa nei confronti di un brevetto ceduto, mediante il dettato dell' art. 59 bis, che espressamente disponeva nel senso che la declaratoria di nullità del brevetto, pur avendo effetto retroattivo, non pregiudicasse i contratti aventi ad oggetto l'invenzione conclusi anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che ha dichiarato la nullità, nella misura in cui fossero stati già eseguiti. L'art. 77 D. Lgs. 30/05 ribadisce queste regole, sancendo espressamente la retroattività della pronunzia che dichiara la nullità del brevetto, ma affrettandosi a specificare che tale pronunzia non
pregiudica:
a) gli atti di esecuzione di sentenze di contraffazione passate in giudicato già
compiuti;
b) i contratti aventi ad oggetto l'invenzione conclusi anteriormente al
passaggio in giudicato della sentenza che ha dichiarato la nullità nella
misura in cui siano già stati eseguiti. In questo caso, tuttavia, il giudice, tenuto conto delle circostanze, può accordare un equo rimborso di importi già versati in esecuzione del contratto;
c) i pagamenti già effettuati ai sensi degli artt. 64 e 65 D. Lgs. 30/05, a titolo di equo premio, canone o prezzo.

E' dunque possibile richiamare l'opinione formatasi tra gli interpreti in relazione alla stabilizzazione dei contratti di trasferimento del brevetto per i quali l'acquirente abbia già eseguito la propria prestazione ^nota2. Ciò importa che il know-how ^nota3 contenuto nel brevetto ormai divenuto nullo rimarrà comunque di proprietà del cessionario il quale sarà libero di disporne come meglio crede e che questi non potrà riottenere, se non nella misura che il giudice dovesse ritenere equa, la restituzione del prezzo pagato al cedente.

La tutela apprestabile in tema di brevetto investe non soltanto profili di carattere risarcitorio, ma anche cautelare (Tribunale di Bologna, 23 ottobre 1993 ). Tali aspetti (un tempo peculiari dell'invenzione ^nota4) sono ormai comuni rispetto agli altri diritti di proprietà industriale (marchi, modelli di utilità, varietà vegetali, etc.) e si sostanziano negli strumenti di cui al capo III del codice della proprietà industriale (artt. 117 e ss. D.Lgs. 30/05). Tra di essi spiccano, siccome novellati dal D.Lgs. 140/06 , la rivendica (art. 118 D. Lgs. 30/05), il risarcimento del danno (art. 125 D. Lgs. 30/05), la predisposizione di sanzioni penali (già previste dal I comma dell'art. 127 D. Lgs. 30/05, successivamente abrogato dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99, a propria volta introduttiva di nuove fattispecie di reato penale: cfr. artt. 473 , 474 , 474 bis , 474 ter , 474 quater , 517 , 517 bis , 517 ter , 517 quater , 517 quinquies c.p.), il sequestro (art. 129 D.Lgs. 30/05), l'inibitoria (art. 131 D.Lgs. 30/05).

Note

nota1

Sull'argomento si vedano, sia pure in relazione alla normativa previgente la novella del 2005, p. es. Mangini, in Comm. cod. civ., diretto da Cendon, Torino, 1997, p. 1490; Ubertazzi, Commentario sistematico alla l. 14 febbraio 1987, n. 60, in N. leggi civ. commentate, 1988, pp. 561 e ss.; Vanzetti-Di Cataldo, Manuale di diritto industriale, Milano, 1996, p. 407.
^top1

nota2

Cfr. Sena, I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali, in Tratt. dir. civ. e comm., diretto da Cicu- Messineo, Milano, 1990, pp. 381 e ss..
^top2

nota3

E' doveroso sottolineare come il know-how circoli quasi sempre per mezzo di appositi contratti che, pur se modellati sui contratti di licenza di brevetto, tuttavia risultano profondamente diversi proprio per il fatto che la tecnologia contenuta non è brevettata.
^top3

nota4

Il D. Lgs. 198/96 aveva apportato alcune sostanziali modifiche per quanto riguarda la disciplina prevista dagli artt. 81 , 82 e 83 legge invenzioni in materia di provvedimenti cautelari. Infatti maggiore incisività era riconosciuta sia all'inibitoria, strumento di tutela preventiva di un brevetto (quale misura ottenibile anche prima che venisse instaurato il giudizio di merito per violazione dei diritti di esclusiva sul brevetto ex art. 83 legge invenzioni), sia alla descrizione e al sequestro. Questi ultimi, infatti, potevano concernere alcuni o tutti gli oggetti prodotti in violazione dei diritti di brevetto, nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione (artt. 81 e 82 legge invenzioni).
^top4

Bibliografia

• MANGINI, Torino, Comm. cod. civ. dir. da Cendon, 1997
• SENA, I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali, Milano, Trattato dir. civ. e comm.,Cicu e Messineo, 1990
• UBERTAZZI, Commentario sistematico alla l.14 febbraio 1987,n. 60, N. leggi civ. commentate, 1988
• VANZETTI-DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, Milano, 1996