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Diritto all'utilizzazione esclusiva del marchio



Il diritto all'utilizzazione esclusiva del marchio può essere conseguito:
  • con l'uso (art. 2571 cod. civ. );
  • con la registrazione (previo accertamento dei requisiti) da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o presso gli Uffici internazionali (artt. 15 e 17 D. Lgs. 30/05).
La prima modalità espone l'imprenditore al rischio che taluno possa utilizzare, in ambiti territoriali diversi da quelli ove localmente è diffusa la produzione, il medesimo marchio. La seconda appronta un livello di tutela assai più efficace, impedendo l'utilizzo del marchio registrato nell'ambito nazionale o internazionale.

La disciplina internazionale del marchio si impernia su convenzioni internazionali. Per quanto attiene alla tutela del marchio nell'ambito nazionale, la registrazione deve essere effettuata presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi istituito presso il Ministero dell'Industria. La distinzione tra ambiti territoriali distinti tende ad attenuarsi fino a scomparire in relazione alla progressiva diffusione di internet e della conseguente proliferazione di siti utilizzati commercialmente. Decisiva a questo proposito è la priorità temporale della registrazione del domain name, di cui si darà conto partitamente.

La registrazione del marchio d'impresa può essere richiesta ed ottenuta ai sensi dell'art. 19 D. Lgs. 30/05 da parte di chi lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso.

Non può invece ottenere una registrazione per marchio di impresa chi abbia fatto la domanda in mala fede.

I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato sono previsti dall'art. 20 D. Lgs. 30/05. Essi consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio e, correlativamente, di impedire analogo uso da parte di altri soggetti. Il titolare ha infatti il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica:
a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;
b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni (anche con l'aggiunta di un'ulteriore sostantivo rispetto alla parola principale che costituisce il marchio: Appello di Roma, 14/01/2013);
c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 13090/13). Quest'ultima prescrizione importa una protezione particolarmente ampia ed incisiva. Sotto il vigore della previgente disciplina della materia, applicando principi analoghi, si è giunti fino al punto di proibire l'utilizzo di determinati segni distintivi pur anche quando fosse fatto espresso avviso alla clientela della non originalità del prodotto (cfr. Corte Giustizia CEE 12 novembre 2002, causa C-206/01: nella specie è stato interdetto l'uso dei simboli di una squadra coincidente con un marchio di impresa validamente registrato). Ai sensi dell'art. 5 della direttiva n. 89/104/CEE è inoltre configurabile una tutela rafforzata del marchio "forte". Ogniqualvolta il marchio goda infatti di notorietà è proibito ai terzi di utilizzare un segno distintivo identico o simile anche in relazione a prodotti o servizi diversi da quelli contrassegnati dal primo (cfr. Corte di Giustizia CEE, 9 gennaio 2003, causa C-292/00).

Il III comma della disposizione in esame prevede l'utilizzo parallelo di più marchi in sede di commercializzazione di un prodotto. Infatti il commerciante può apporre il proprio marchio alle merci che mette in vendita, non potendo tuttavia sopprimere il marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci.

Come premesso, la registrazione non è il solo fatto costitutivo del diritto sul marchio. E' prevista una tutela anche per i marchi di fatto (non registrati: art. 2571 cod. civ.). La legge dispone che chi ha fatto uso di un marchio di fatto ha facoltà di continuare ad usarlo, nonostante la registrazione ottenuta da altri, nei limiti in cui anteriormente se ne è avvalso, vale a dire in ragione del grado di notorietà raggiunto.

Al fine di poter essere tutelato il marchio deve possedere i seguenti requisiti di validità: liceità, verità, novità ed originalità. Il mero difetto di uno di questi requisiti cagionava, secondo la normativa previgente, la nullità del marchio. Al riguardo l'art. 25 D. Lgs. 30/05 prevede, con prescrizione assai più articolata, che il marchio è nullo:
a) se manca di uno dei requisiti previsti nell'art. 7 (o se sussista uno degli impedimenti previsti dall'art. 12);
b) se è in contrasto con il disposto degli artt. 9 , 10 , 13, 14, I comma e 19, II comma;
c) se è in contrasto con il disposto dell'art. 8;
d) nel caso dell'art. 118, III comma , lettera b).
Venendo ad esplicitare queste prescrizioni, si può dire che l'invalidità del segno distintivo discenda:
1) dall'inettitudine di esso a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese;
2) dall'assenza del carattere della novità;
3) dall'assenza di originalità, ciò che si può dire nel caso in cui i segni consistano soltanto dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto;
4) dall'assenza di autorizzazione dell'autorità competente per l'utilizzo di stemmi e segni di interesse pubblico;
5) dall'assenza del carattere distintivo dei segni utilizzati;
6) dall'illiceità dei segni;
7) dallo stato soggettivo di malafede di chi ha presentato la domanda;
8) dall'utilizzazione non consentita del ritratto di persone;
9) dall'effettuazione della registrazione a nome di soggetto differente dall'avente diritto.

L'art. 28 prevede la c.d. "convalidazione", che consiste sostanzialmente in una sanatoria della nullità. Il titolare di un marchio d'impresa anteriore ai sensi dell'art. 12 e il titolare di un diritto di preuso (art. 2571 cod. civ.) che importi notorietà non puramente locale, i quali abbiano, durante cinque anni consecutivi, tollerato, essendone a conoscenza, l'uso di un marchio cronologicamente posteriore registrato uguale o simile, non possono domandare la dichiarazione di nullità del marchio posteriore né opporsi all'uso dello stesso per i prodotti o servizi in relazione ai quali il detto marchio è stato usato sulla base del proprio marchio anteriore o del proprio preuso. Ciò ad eccezione del caso in cui il marchio posteriore sia stato domandato in mala fede. Il titolare del marchio posteriore non può opporsi all'uso di quello anteriore o alla continuazione del preuso. Analogamente si deve concludere anche per l'eventualità di marchio registrato in violazione degli artt. 8 (vale a dire contemplante ritratti di persone o nomi e segni notori) e 14, I comma, lettera c) (cioè di marchio illecito a causa della violazione di un altrui diritto d'autore o di privativa industriale) nota1.

Note

nota1

Anche la previgente normativa conteneva la previsione di una sanatoria della nullità (art. 47 del D.Lgs. 480/92). Cfr. Campobasso, Diritto commerciale, vol. I, Torino, 1997, p. 184. In particolare:
  1. la nullità per difetto di novità non poteva essere dichiarata nel caso in cui il richiedente fosse in buona fede e nel contempo fossero decorsi cinque anni senza che vi fosse stata reazione da parte di chi aveva fatto uso in precedenza dello stesso marchio (ciò che vale come convalida del marchio, istituto previsto dall'art. 48 del RD 929/42;
  2. la nullità per difetto di originalità non poteva essere dichiarata quando in seguito all'uso il marchio avesse comunque acquistato capacità distintiva prima della proposizione della domanda.
Si tratta del c.d. secondary meaning, disciplinato dall'art. 47 bis del RD 929/42. Si confronti, tra gli altri, Vanzetti-Di Cataldo, Manuale di diritto industriale, Milano, 1996, p. 143.
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Bibliografia

  • CAMPOBASSO, Diritto commerciale, Torino, I, 1997
  • VANZETTI-DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, Milano, 1996

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